La marque peut être vue comme le principal trait d’union entre une entreprise et les produits ou les services qu’elle propose, d'une part, et les clients qu’elle convoite, d'autre part. Elle véhicule l’image de l’entreprise, réelle ou construite. De ce point de vue, la marque est au cœur des études de marketing et des actions de communication. Cette dimension ne sera pas étudiée ici. Ce qui nous intéresse ici, est la dimension juridique des marques : leur nature juridique, leurs fonctions, les conditions de leur exploitation et de leur protection.
Tx.Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 711-1 du C. propr. intell. « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. »
Elle est donc un signe distinctif qui individualise et distingue l’offre de l'entreprise aux yeux de ses clients qui perçoivent ainsi l'existence de la concurrence. En cela, les marques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des marchés soumis à la concurrence. Ces fonctions leur confèrent une valeur ; à cet égard, elles sont un actif incorporel des fonds de commerce.
En savoir plus
Rq.La création d’une marque, synonyme souvent de lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle offre de service, est une affaire de la plus haute importance. Elle fait intervenir des spécialistes du marketing, parfois des linguistes et des sociologues et, comme cela devrait toujours être le cas, des juristes qui garantissent que le signe choisi pour constituer une marque respecte bien toutes les conditions imposées par la loi.
Tout au long de cette leçon, il faudra avoir à l’esprit que ces conditions légales concernent la naissance d’un droit de propriété sur un signe. Ce point est fondamental. En effet, la reconnaissance ou non d’une propriété est une question beaucoup plus lourde de conséquences pour les concurrents que celle concernant le seul usage d’un signe. C’est pourquoi les conditions qui vont être étudiées devront être comprises comme imposant de rechercher et d’apprécier les éventuelles conséquences négatives qu’aurait, sur le marché, l’octroi de droits exclusifs sur un signe au profit d'un acteur économique.
Directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
La transposition de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 dans notre droit interne a été effectuée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) ; son article 209 a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à la modification du code de la propriété intellectuelle. Ces mesures ont été d'une grande ampleur notamment pour l'INPI qui est en charge désormais de nouvelles procédures.
Rq.Concrètement, les articles du Code de la propriété intellectuelle qui seront mentionnés dans les développements qui suivent sont issus de la transposition de la directive n° 2015/2436 ; ils concernent les marques nationales françaises. Les autres marques nationales au sein de l'Union européenne obéissent à leur propre droit national qui, du fait de la directive, sont similaires au droit français. Outre le système des marques nationales, le droit de l'Union européenne offre la possibilité d'obtenir des marques de l'Union européenne délivrées par l'EUIPO conformément au règlement (UE) n° 2017/1001. Ces deux systèmes - celui des marques nationales et celui de la marque de l'Union européenne - prennent appui sur les mêmes principes.
Cette leçon a pour objet l’étude des conditions de validité des marques et la procédure qui leur donne naissance. Précisément, seront étudiées les conditions de fond (Section 1), puis la procédure d’enregistrement avec ses conséquences (Section 2).
Section 1. Les conditions de fond
La méthode employée par le législateur de l'Union européenne et adoptée par le législateur national consiste à énoncer tous les motifs qui conduisent à rejeter une demande d'enregistrement ou, si la marque a été malencontreusement enregistrée, à l'annuler. Ces motifs sont de deux ordres : il existe des motifs absolus (§1) et des motifs relatifs (§2). Le caractère relatif du motif signifie que l'obstacle tient à l'atteinte portée à des intérêts particuliers tandis que les motifs absolus s'appuient sur des dispositions relevant de l'intérêt général.
§1. Les motifs absolus de refus ou d'annulation
Les motifs absolus sont énoncés dans une longue liste établie à l'article L. 711-2 du C. propr. intell.
Tx.« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »
Voyons ces différentes hypothèses.
Rq.Toutefois, sur la plupart des points qui seront présentés, la jurisprudence est très fournie et procède à de nombreuses distinctions (notamment sur la question de la distinctivité) qui ne peuvent être exposées dans le cadre d'un enseignement de master 1
A. Les signes non distinctifs
La marque joue le rôle d’un point de repère pour les clients au milieu des nombreuses offres de produits ou de services concurrents ; cela résulte de la définition de la marque posée à l'article L. 711-1, al. 1 du C. propr. intell. :
Tx.« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. »
Il faut donc vérifier que le signe présente cette aptitude à individualiser les produits ou les services de son titulaire : cette qualité du signe est la distinctivité. L'exigence s'exprime à plusieurs niveaux : l'article L. 711-2 du C. propr. intell. les envisage aux points 2° à 5°.
Tx.« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
(...)
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
(...). »
(...)
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
(...). »
Il est possible d'exposer dans les grandes lignes ces différents aspects en deux temps.
1. Le signe doit pouvoir être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque (distinctivité intrinsèque)
Pour qu’une marque remplisse sa mission, il faut que le signe puisse être perçu par le public visé comme jouant le rôle d’une marque. Cela relève de l’évidence ; pour autant, il existe des situations où l’hésitation est permise (V. CJUE 21 janv. 2010, aff. C-398/08 P). Pour exemple, une société demandait l’enregistrement comme marque de l'UE d’un signe qui se réduisait à un point d’exclamation : « ! ».
L’OHMI (devenu l'EUIPO) ayant rejeté la demande d’enregistrement de cette marque, un recours a été formé devant le TPICE (Trib. UE) qui a confirmé la solution :
Ex.« c’est à juste titre que la chambre de recours [de l’OHMI] a, en l’espèce, déduit l’absence de caractère distinctif du fait que le consommateur, y compris le consommateur ayant un degré d’attention plus élevé, ne sera pas en mesure de conclure à l’origine des produits désignés en se fondant sur un simple point d’exclamation qui sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche. Dès lors, le signe en cause ne sera pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et ne permettra pas au consommateur de l’associer à des produits particuliers, de sorte que le signe n’est pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque […]. » (TPICE, 30 septembre 2009, aff. T-75/08 : Propr. industr. décembre 2009, comm. 73, A. Folliard-Monguiral).
Un autre exemple peut être donné au sujet d’un signe de couleur consistant en une combinaison de 24 carrés de même taille et de couleurs différentes (TPICE, 12 novembre 2008, aff. T-400/07) GretagMacbeth LLC : Le tribunal retient que : « ce signe sera perçu, par le public ciblé, comme étant un élément de décoration ou de finition des produits en cause ou de leur emballage, par le biais de la coloration, totale ou partielle, de ceux-ci. Tel sera également le cas dans l’hypothèse où il sera utilisé, en relation avec les produits visés, dans la publicité ou dans les papiers commerciaux. » (§48). Il en conclut que le signe est dépourvu de distinctivité.
Un autre exemple peut être donné au sujet d’un signe de couleur consistant en une combinaison de 24 carrés de même taille et de couleurs différentes (TPICE, 12 novembre 2008, aff. T-400/07) GretagMacbeth LLC : Le tribunal retient que : « ce signe sera perçu, par le public ciblé, comme étant un élément de décoration ou de finition des produits en cause ou de leur emballage, par le biais de la coloration, totale ou partielle, de ceux-ci. Tel sera également le cas dans l’hypothèse où il sera utilisé, en relation avec les produits visés, dans la publicité ou dans les papiers commerciaux. » (§48). Il en conclut que le signe est dépourvu de distinctivité.
Combinaison de 24 carrés de même taille et de couleurs différentes
Les slogans publicitaires et formules promotionnelles se heurtent souvent à cette difficulté ;
Ex.ainsi, ne sont pas considérés aptes à constituer une marque, les signes :
Il en va de même des slogans à portée politique :
A l'inverse :
- « Avanti » (Trib. UE, 23 janv. 2018, T-250/17 ; PIBD 1093, III, 295) ;
- « Feel Free » (Trib. UE, 27 juin 2018, T-362/17).
- « Because there is no planet B » (Trib. UE, 13 sept. 2023,aff. T-324/22).
Il en va de même des slogans à portée politique :
- « RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF » (Trib. UE, 13 nov. 2024, n° T-82/24, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine c/ EUIPO ; l'arrêt retient que la phrase qui est l’objet de la marque est l’un des symboles de la lutte de l’Ukraine contre l’occupation russe. Elle est associée à un soldat de l’armée ukrainienne et au pays ainsi qu’à l’événement historique dans le contexte duquel elle a été prononcée. Le signe serait perçu comme faisant la promotion de la bravoure dans un contexte d’adversité extrême, et non comme faisant la promotion d’une entité commerciale ou marchande (V. not. LEPI, janv. 2025, obs. J.-P. Clavier) ;
A l'inverse :
- « It's like milk but made for humans » est une expression jugée distinctive (Trib. UE, 20 janv. 2021, T- 253/20, Propr. ind. avril 2021. Comm. 25, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2021, n° 79, p. 138, obs. S. Martin ; LEPI 3/2021. 6, obs. A. Lebois).
Les formules fortement médiatisées sont très souvent écartées ;
Ex.l’INPI et l’OHMI ont fait savoir qu’ils refuseraient toutes demandes d’enregistrement de marques incorporant le slogan « Je suis Charlie » (INPI, Communiqué de presse, 13 janv. 2015 ; OHMI, Communiqué de presse, 16 janv. 2015), faute de distinctivité. Les deux offices veulent signifier que ce slogan évoquera, immanquablement et durablement pour l’ensemble de la population, la défense de la liberté d’expression de sorte qu’il est devenu inapte à remplir une fonction d’indication de l’origine des produits ou des services, quel que soit le public visé par la marque demandée (V. LEPI 2015, 043, obs. J.-P. Clavier ; Y. Basire, « "Je suis Charlie" : la tentative de récupération d’un "symbole" par le droit des marques », Propr. industr. mars 2015, Études 5).
Il en va de même des signes qui adoptent la forme des produits qu'ils désignent ;
Ex.ils sont souvent écartés car le public n'identifiera pas cette forme comme une marque sauf à démontrer que cette forme diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (Trib. UE, 16 mai 2018, T-387/17 ; Trib. UE, 13 sept. 2018, T-184/17 ; PIBD 1104, III, 696).
Enfin, à propos d'une marque sonore :
Ex.« Marque sonore qui rappelle le son qui se produit à l'ouverture d'une canette de boisson, suivi d'un silence d'environ une seconde et d'un pétillement d'environ neuf secondes. Le Tribunal estime que la combinaison des éléments sonores et de l'élément silencieux n'est […] pas inhabituelle dans sa structure, les sons d'ouverture d'une canette, d'un silence et d'un pétillement correspondant aux éléments prévisibles et usuels sur le marché des boissons » (pt 47) et en conclut que la marque n'est pas distinctive (Trib. UE, 7 juill. 2021, aff. T-668/19, Dalloz IP/IT 2021. 426, obs. N. Maximin ; Propr. ind. 2021. Comm. 56, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. ind. 2021. Chron. 7, obs. J. Cayron, n° 21 ; O. Thrierr, « La saga des marques sonores : de la ritournelle au pschitt », Propr. ind. 2021, Études 20 ; Propr. intell. 2022, n° 82, p. 82, obs. S. Martin ; LEPI 10/2021. 1, obs. J.-P. Clavier) ; pour un exemple de marque sonore jugée distinctive : Trib. UE, 10 sept. 2025, aff. n° T-288/24, LEPI nov. 2025, p. 5, obs. J. Douillard : une séquence sonore courte, percutante et susceptible comme telle d’être mémorisée peut être distinctive, a fortiori lorsque les habitudes d’un secteur, tel que celui des transports, conduisent les opérateurs à se façonner une identité sonore.
Rq.L’appréciation de cette exigence dépend du contexte. La réponse peut en effet varier selon que la marque s’adresse à un public particulièrement vigilant ou non, à des consommateurs dont la langue maternelle est le français ou non… Autant de circonstances particulières qui imposent une analyse in concreto.
2. Le signe doit être distinctif au regard des produits et services concernés
Lorsque le signe est apte à jouer le rôle d'une marque, il est alors soumis à d'autres vérifications qui nécessitent une comparaison entre ce que le signe suggère d'une part et les produits ou services avec leurs caractéristiques, d'autre part.
a) Les signes dépourvus de distinctivité
L’article L. 711-2 du C. propr. intell. énumère trois séries de signes dépourvus de caractère distinctif :
-
Le 3° de l'article 711-2 concerne l'hypothèse :Tx.« d'une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ».Ex.La Cour de cassation en fournit une illustration lorsqu’elle casse un arrêt qui avait reconnu la validité de la marque « Silhouette » pour des produits diététiques : S. Durrande, D. 2006, p. 2319) ; elle retient que « les produits visés étaient des substances liées à l'amaigrissement, ce dont il se déduisait que le signe pouvait servir à désigner une caractéristique de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
Ont été jugés descriptifs d'une caractéristique du produit qu'ils désignent, les signes :
- « lentillesmoinscheres.com » pour des produits de lunetterie (Com., 16 mai 2018, 16-15.115 ; PIBD 1097, III, 440),
- « equatoriale » pour du chocolat (Versailles, 12ème ch., 20 févr. 2018, n° 2017/06661 ; RTD com 2018, n° 2, p. 322, obs. J. Azéma ; PIBD 1091, III, 242),
- « Giant » pour des produits alimentaires (Paris, pôle 5, 1ère ch., 3 juil. 2018, n° 2017/17762 ; PIBD 1101, III, 597). La Cour de cassation (Cass. com., 8 juin 2017, 15-20966) a précisé, à propos de la marque « Giant » déposée par le spécialiste des fast food, « Quick », qu'il est « indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires » et peu importe que le signe ne fournisse pas une information relative aux « qualités ou caractéristiques déterminantes » du produit ou du service désigné par la marque.
La question peut se compliquer lorsque la marque est constituée d’une combinaison de termes non distinctifs ou descriptifs.Ex.De telles marques peuvent être jugées distinctives lorsque la combinaison repose sur « une modification inhabituelle syntaxique et sémantique des termes : CJCE, 20 sept. 2001, C-383/99 P : « S'agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l'objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque. » (§ 40).
-
Le 4° de l'article L. 711-2 vise l'hypothèse :Tx.« d'une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».Cette règle signifie qu’un signe constitué du terme le plus naturel pour désigner le produit ou le service commercialisé ne peut être réservé à titre de marque.
Ex.Prenons l’exemple d’un fabricant de produits laitiers qui appose le terme « Yaourt » sur les pots des yaourts qu’il commercialise. Si le droit des marques ne s’oppose pas à l’usage du mot yaourt (et c’est heureux), en revanche, il ne permet pas à ce producteur de faire naître un droit exclusif sur ce mot (et c’est tout aussi heureux).
L’explication tient dans l’incapacité de ce signe à distinguer les yaourts de ce producteur de l’ensemble des produits du même type proposés par ses concurrents.
De surcroît, un effet indésirable se produirait si l’on acceptait de reconnaître un droit de propriété sur un tel mot ; le titulaire priverait ses concurrents de la possibilité d’utiliser le terme le plus naturel pour désigner leurs produits. Autrement dit, si la marque « yaourt » était jugée valable pour des produits laitiers, son utilisation par des concurrents serait une contrefaçon et les placerait dans une situation inconfortable et sans bénéfice pour le commerce.
Les termes nécessaires, génériques ou usuels désignant un produit ou un service doivent donc rester libres de droit pour tous les acteurs économiques les proposant. En revanche, le terme « yaourt » est distinctif et peut faire l’objet d’une marque valable s’il s’agit de désigner des produits ou des services sans aucun rapport avec les produits laitiers.
-
Le 5° de l'article L. 711-2 expose le cas duTx.« signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ».Cette règle ne doit pas être comprise comme interdisant l'enregistrement des signes tridimensionnels, autrement dit la réservation à titre de marque de la forme d'un produit ou d'un emballage. En revanche, un tel projet demeure assez délicat à mener car, outre la première difficulté relative à la compréhension par le public visé que la forme joue le rôle d'une marque (distinctivité intrinsèque), il faut encore que cette forme ne soit pas fonctionnelle. Une illustration de cette seconde exigence a été fournie à la suite de la tentative de réservation à titre de marque de la forme de la célèbre brique de Légo.
Ex.La Cour de cassation a retenu que :
« la société Kirkbi revendique la protection au titre de la marque d'une brique se caractérisant par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, ensuite que, deux brevets, pour lesquels la protection légale est expirée, ont décrit la forme de parallélépipède présentant certaines caractéristiques de structures de bloc ou de brique parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses et tenons ainsi que leur disposition; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la structure décrite par les brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé ce dont il résultait que cette forme comportant un effet technique et étant nécessaire ne pouvait pas être déposée à titre de marque. » ( : J. Azéma, RTD Com. 1998, p. 843).
Cette solution, rendue sous l’empire de la loi française du 31 décembre 1964, s’impose de la même manière aujourd’hui (CJUE, 14 sept. 2010, C-48/09 : Propr. industr. mars 2011, comm. 25, F. Greffe ; Trib. UE, 19 sept. 2012, T-164/11). Cette problématique est voisine de celle qui empêche la constitution d’un droit de dessin ou modèle sur une forme fonctionnelle (Voir Leçon 6). V. S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, Les limites de la protection des formes par le droit des marques, Propr. industr. 2013, Études 4.
Lorsque le signe est une forme, les règles particulières posées à l'article L. 711-2 du C. propr. intell. trouvent donc à s'appliquer, à condition, toutefois, que le signe soit bien une forme :Ex. CJUE, gde ch., 12 juin 2018, C-163/16 s'agissant de la représentation de la semelle rouge des chaussures Louboutin ; D. IP/IT 2018. 636, obs. I. Leroux et C. Gu ; Propr. ind. 2018, Comm. 44, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2018, n° 69, obs. Y. Basire ; PIBD 2018, 1098, III, 456 ; LEPI sept. 2018, p. 1, obs. J.-P. Clavier).
b) La méthode d'appréciation de la condition de distinctivité
Le caractère distinctif s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés lors de la demande d'enregistrement.
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Le point de comparaison
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Le moment de la comparaison
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Le public de référence
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| Apparemment sans difficulté, cette règle n’est pas toujours très bien respectée par les juridictions qui, parfois, apprécient la distinctivité par rapport aux produits ou aux services réellement offerts et non par rapport à ceux désignés dans l’acte d’enregistrement comme impose de le faire l’article L. 711-2 du C. propr. intell..
Ex.Ainsi, la Cour de cassation a cassé, pour violation de l’article L. 711-2, un arrêt qui prononçait la nullité de la marque « Midi façade » appartenant à une entreprise de rénovation des façades exerçant ses activités dans le sud de la France. La Cour de cassation ) reprocha aux juges du fond la méthode de raisonnement qui se réfère « à l'activité exercée, sans rechercher si la dénomination "Midi façade", (…) était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits et services désignés dans l'acte de dépôt de la marque ». Idem : Trib. UE, 8 mai 2012, T-331/10 (pt 30) et T-416/10 (pt 30).
De même, la Cour de cassation rappelle qu'il importe de vérifier la distinctivité au regard des produits et services désignés dans l'acte d'enregistrement et non par rapport à ceux commercialisés (Cass. com., 31 janv. 2018, n° 15-20796 ; Prop. intell. 2018, 67, p. 66, obs. J. Canlorbe) | Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié au jour de la naissance du droit, c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque.
Ex.Les juges Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10710 : D. 2006. AJ. 444, obs. J. Daleau) ont ainsi pu écarter la demande en nullité de marques constituées de l'expression « Allez les bleus » déposées en 1997 pour désigner des produits liés à la pratique du football car : « à la date de dépôt des deux premières marques, l'expression litigieuse n'était pas couramment employée dans le domaine du football et que l'expression en cause n'est devenue courante qu'après la coupe du monde de 1998, soit postérieurement au dépôt des marques ».
| Le caractère distinctif doit également être apprécié, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent ; ce public pertinent peut être composé de consommateurs (dont l'attention est moyenne) ou de professionnels (dont l'attention est plus soutenue). C'est le type de produits ou de services visés dans l'acte d'enregistrement (ou la demande d'enregistrement) qui permet de déterminer à quel public la marque s'adresse. |
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour tous les types de marques (verbales, figuratives...), leur mise en oeuvre peut nécessiter un examen particulier. Sont en situation difficile au regard de cette exigence les marques tridimensionnelles, c'est-à -dire celles constituées par la forme du produit lui-même, voire par son emballage ou encore les marques dites de position.
Ex.V. par ex. : D. 2015, Panorama droit des marques, obs. N. Martial-Braz, p. 232.
c) L’acquisition de la distinctivité par l’usage
Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 prévoit que :
Tx.« Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »
Il peut arriver que l'usage qui a été fait de la marque ait transformé la perception que le public a du signe et qu'il le comprenne désormais, non plus comme la description d'une caractéristique des produits et services commercialisés sous ce signe, mais comme une indication de l'origine commerciale du produit ou du service (V. CJCE 4 mai 1999, aff. C-108/97 et 109/97). Cette disposition se fait l’écho de la règle posée à l’art. 6 quinquies C1 de la Convention d’Union de Paris qui invite le juge à tenir compte, pour la validité de la marque, d’éléments de fait concernant la forme et la durée de l’usage. Ainsi, le juge peut valider une marque qui certes, au jour du dépôt, était insuffisamment distinctive, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un usage long à titre de marque.
A titre d'exemples, on peut citer :
Ex.
- la marque "Rent a car" non distinctive à l'origine car descriptive du service désigné par la marque (location de véhicules) est devenue distinctive (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-16028, E. Nicolet, Propr. ind. 2021. Études 23 ; Contrats, conc. cons. 2021, Comm. 150, obs. M. Malaurie-Vignal ; LEPI 10/2021. 5, obs. A. Favreau. Sur la question de la preuve : JCP G 2021. 1110, § 14, obs. M. Cantet).
- le cas de la marque "La maison du café" : : « après avoir retenu que la marque "La Maison du café", constituée du terme café, désignation nécessaire du produit, et maison, désignation également nécessaire du lieu de conditionnement et de commercialisation du produit, était générique, la cour d'appel a pu décider qu'il convenait de se placer à la date à laquelle la société "La Maison du bon café", poursuivie en contrefaçon, avait été créée et avait commencé à utiliser sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, pour apprécier s'il était établi que la marque "La Maison du café" avait, par l'usage qui en était fait, acquis un caractère distinctif, ou si, à l'inverse, aucun droit à protection ne lui étant acquis, il était loisible aux tiers d'user de termes semblables. »
- le cas de la marque "Vente-privee.com" : CA Paris, 31 mars 2015 : D. 2017, Panorama droit des marques, obs. C. Zolynski, p. 320.
B. Les motifs tirés d'accords internationaux
Plusieurs accords internationaux sont visés : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (point 6° de l'article L. 711-2), les accords internationaux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties (point 9°) et ceux qui prévoient la protection des obtentions végétales (10°).
Sont exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle :
Tx.« a) (...) l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
(b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci–dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.
(...) »
(b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci–dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.
(...) »
La mise en œuvre de cette interdiction suppose que chaque État partie à la Convention de Paris notifie au Bureau international de l’OMPI la liste des signes qu’il souhaite voir interdire.
Ex.Sur ce fondement, la cour d’appel de Paris (17 déc. 2003) a pu annuler la marque « Cirque de Monaco » au motif, notamment, que le signe litigieux reproduisait deux drapeaux, en faisceau, aux couleurs, blanche et rouge, de la principauté de Monaco, partie à la Convention de Paris. Voir aussi pour l’imitation de l’emblème du Canada représentant une feuille d’érable dans une marque communautaire de service : CJCE, 16 juil. 2009, aff. C-202/08 P et C-208/08 P : Propr. industr. octobre 2009, comm. 56, A. Folliard-Monguiral ; Trib. UE, 25 mai 2011, T-397/09 : Propr. industr. septembre 2011, comm. 65, A. Folliard-Monguiral et pour la reprise de l'emblème de l'Europe : Trib. UE, 15 janv. 2013, T-413/11.
De même, il est impossible, aux termes du paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, autrement dit de l’accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, de faire enregistrer une marque susceptible de porter atteinte à une indication géographique (relative aux vins et spiritueux).
Accord ADPIC - Article 23 - Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux :
Tx.« […]
2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine. »
2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine. »
C. Les signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs
L'article L. 711-2, 7° du C. propr. intell. interdit l’adoption comme :
Tx.« marque ou élément de marque d'un signe contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit. »
La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs (bien que l'article ne fasse pas expressément référence à la seconde notion, à la différence de l'article 4. 1, f) de la dir. 2015/2436) vise non seulement le signe en lui-même mais aussi la publication qui doit être faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle en application de l’article R. 712-8 du C. propr. intell. qui indique que :
Tx.« Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. »
L’ordre public et les bonnes mœurs sont des notions très larges ; elles englobent les règles de vie en société qui s’imposent aux individus avec une force particulière (G. Cornu (sous la dir. de), Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, V° Ordre public).
Ainsi, pourrait ne pas être licite, un signe :
- portant atteinte à la morale sexuelle ;
- appelant à la discrimination, à la haine, à la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe ethnique ;
- incitant à la consommation de drogue ;Ex.La mise en œuvre de la règle laisse une certaine marge d’appréciation aux juges comme en témoigne cette affaire qui opposa le directeur de l’INPI à la Société Y. Saint Laurent à propos de la marque « Opium » pour désigner un parfum. La demande d’enregistrement de la marque fut rejetée par l’INPI mais la Cour d’appel de Paris infirma la décision en précisant que la dénomination Opium évoque essentiellement, non pas la substance vénéneuse du même nom, mais l’évasion vers le rêve. Il n’y a donc pas d’atteinte à l’ordre public (Paris, 7 mai 1979 : Ann. prop. ind. 1979, p. 306, note A. Chavanne). En sens inverse, une décision de l'EUIPO refusa l'enregistrement d'un signe figuratif comportant les termes « Cannabis store Amsterdam » sur fond de feuilles de cannabis pour des produits de boulangerie, boissons sans alcool et services de restauration a été confirmée par le Trib. UE (12 déc. 2019, T-683/18. Dans le même sens, la marque "Pablo Escobar" de l'Union européenne ne peut pas être enregistrée pour contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs : Trib. UE, 17 avril 2024, T-255/23).
- reproduisant un symbole du communisme. Le signe qui représente exactement le blason de l’ancienne URSS est contraire à l’ordre public dans les pays qui ont souffert de ce régime comme la Hongrie, de sorte qu’une marque communautaire constituée d’un tel signe n’est pas licite (Trib. UE, 20 sept. 2011, T-232/10, Couture Tech Ltd c. OHMI : LEPI novembre 2011, J.-P. Clavier) ;
- faisant référence à une organisation criminelle responsable d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public ("La Mafia") : Trib. UE, 15 mars 2018, T-1/17 (Prop. ind. 2018. Comm. 35, obs. A. Folliard-Monguiral, LEPI mai 2018, p. 5, obs. J.-P. Clavier ; PIBD 1095, III, 370) ;
Il ne s’agit là que d’une présentation des principales interdictions illustrant cette règle du droit des marques ; d’autres exemples pourraient être fournis.
Ex.Ainsi la marque « puta madre » enregistrée pour désigner notamment des vêtements, contrevient aux règles de la morale sociale et est donc contraire aux bonnes mœurs : : LEPI mai 2011, n° 100, obs. F. Herpe. En la matière, la CJUE a rendu un arrêt important au sujet du signe « Fack Ju Göhte » : CJUE, 27 février 2020, aff. C-240/18, Propr. industr. 2020, comm. 24, note A. Folliard-Monguiral ; Comm. com. électr. 2020, comm. 46, note P. Kamina ; LEPI 5/2020, note S. Chatry ; RTD com. 2020, p. 330, note J. Passa ; Dalloz IP/IT 2020, p. 504, note S. Chatry ; Propr. intell. 2021, p. 104, note Y. Basire ; Th. Lambert, « La marque confrontée aux bonnes mœurs depuis l’arrêt Fack Ju Göhte », Propr. industr. janv. 2026, étude 2. La Cour d'appel de Paris (Paris, 26 févr. 2016, n° 14/20555, Propr. intell. 2016, n° 60, p. 353, obs. J. Canlorbe ; D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier), à propos de la tentative d'enregistrement de la marque « sans dents », a estimé que « l’ordre public vise à réguler les comportements portant atteinte à l’ordre social », et qu'un tel signe serait perçu, « non point selon sa fonction essentielle », mais comme « une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné ». L’atteinte à l’ordre public ne provient pas toujours du signe en lui-même, mais résulte parfois du contexte. Ainsi la demande d'enregistrement formée quelques jours après la sortie du livre de Mme Trierweiler n’aurait pu être perçue « autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l’État. » (v. aussi à propos du signe « Je suis Paris », D. 2016. 396).
On peut considérer par extension que l'usage de certains signes soumis à des dispositions impératives est strictement encadré ; il s'agit des signes :
-
similaires à une marque de tabac. Cette interdiction vise à empêcher le contournement de la législation sur le tabac et notamment l’interdiction de la publicité indirecte pour les produits du tabac. L’article L. 3511-4 du C. santé pub. (ancien art. L. 355-26, C. santé pub.) affirme qu’est :Tx.« considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac […] lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac […]. »
Ex. : usage de la marque « Peter Stuyvesant Travel » apposée sur des guides touristiques). Droit des marques et produits du tabac ne font décidément pas bon ménage puisque l'article L. 3512-20 du Code de la santé publique impose désormais que les produits du tabac soient commercialisés dans des paquets neutres et uniformisés. Cela signifie notamment que les fabricants ne peuvent plus reproduire leurs marques figuratives sur leurs produits. Le Conseil constitutionnel (Conseil constit., 21 janv. 2016, décision n° 2015-727 DC) estime qu’il ne résulte de cette paralysie du droit de propriété des fabricants de tabac sur leurs marques « aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre » (considérant 21).
-
non conformes à l’obligation d’employer la langue française.
La relative à l’emploi de la langue française (dite Loi Toubon) s’invite dans le droit des marques ; ainsi :
Tx.« l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit […] dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. »
Cette interdiction posée à l’article 14 § I vise les personnes morales de droit public ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. L’interdiction posée à l’article 14 ne concerne pas les entreprises privées : . Voir aussi l’interdiction posée à l’article 2 relative aux mentions et messages enregistrées avec la marque), dans l’exécution de celle-ci.
D. Les signes déceptifs
Tx.Aux termes de l’article L. 711-2, 8° du C. propr. intell. les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent pas être adoptés comme marque.
Ces marques sont dites déceptives.L’objectif de cette règle est, en première intention, de protéger les clients contre la tromperie, en complément des dispositions figurant à l’article L. 121-1 du C. conso. relatif aux pratiques commerciales trompeuses (J. Passa, « Droit commun des marques et protection du consommateur », in Mélanges Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 781), et aussi, par voie de conséquence, d'assurer le bon fonctionnement de la concurrence.
Une marque est déceptive lorsque le signe invite à penser que les produits ou les services désignés présentent des caractéristiques susceptibles de séduire le public visé alors que l’information qui se dégage de la marque est fausse.
Ex.Par exemple, les marques qui laissent penser que les produits ont été soumis à un contrôle médical sont déceptives en l’absence d’un tel contrôle : la marque Pharmasol déposée pour des lunettes solaires comporte des indications propres à tromper le public (Paris, 7 juillet 1982 : PIBD 1982, n° 309, III, 203 ; Paris, 13 février 1984 : Ann. propr. ind. 1984, 37). Il en va de même pour une origine géographique de production appréciée : la marque de café Brazil est déceptive lorsque la café commercialisé sous cette marque ne provient pas de ce pays (Paris, 16 juin 1988 : D. 1989, p. 282, note J.-R. Guasmao). Une marque peut encore se révéler trompeuse lorsqu’elle suggère que le produit présente certaines qualités intrinsèques : la marque Sirop d’Évian est trompeuse car dans les sirops en question, nulle trace de la fameuse eau d’Évian (Cass. com., 17 janvier 1984, n° 81-16491) ne peut être trouvée.
La Cour de cassation a rappelé que cette exigence obéissait à la logique propre au droit des marques et non aux règles posées en matière d'étiquetage par le droit de la consommation : « la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage (droit de la consommation) a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné. » ( : JCP E 2014, 1613, obs. N. Binctin ; D. 2015, Panorama : Droit des marques, 232, obs. J.-P. Clavier).
La Cour de cassation a rappelé que cette exigence obéissait à la logique propre au droit des marques et non aux règles posées en matière d'étiquetage par le droit de la consommation : « la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage (droit de la consommation) a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné. » ( : JCP E 2014, 1613, obs. N. Binctin ; D. 2015, Panorama : Droit des marques, 232, obs. J.-P. Clavier).
E. Les signes déposés de mauvaise foi
Il peut arriver qu’une marque, bien que remplissant toutes les conditions de validité énoncées par la loi, ne puisse pas être considérée valable lorsque l’on aperçoit chez le déposant le projet de nuire à un tiers.
Ex.Le « dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » affirme la Cour de cassation : : F. Pollaud-Dulian, RTD Com. 2006, p. 599 ; J. Azéma, RTD Com. 2007, p. 342 ; Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19542 : estimant que le droit des marques « se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs » (pour la réservation à titre de marque du numéro de département « 29 »). Voir aussi :.
A propos d’une affaire fortement médiatisée, la Cour de cassation (Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22245, D. 2016. 2166 ; AJDA 2016. 2416 ; Dalloz IP/IT 2016. 612, obs. C. Le Goffic ; Propr. ind. 2016. Comm. 89, obs. J. Larrieu ; JCP E 2016. 1689, note A. Mendoza-Caminade) a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris (Paris, 4 avr. 2014, n° 12/20559, D. 2015. 230, obs. J.-P. Clavier ; AJCT 2014. 455, obs. J.-D. Dreyfus) et retient que le dépôt d’un ensemble de marques forgées sur la base du nom de la commune « Laguiole », « pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune peut s’inscrire dans une stratégie commerciale à caractère frauduleux, si elle est destinée à « priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité ».
A propos d’une affaire fortement médiatisée, la Cour de cassation (Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22245, D. 2016. 2166 ; AJDA 2016. 2416 ; Dalloz IP/IT 2016. 612, obs. C. Le Goffic ; Propr. ind. 2016. Comm. 89, obs. J. Larrieu ; JCP E 2016. 1689, note A. Mendoza-Caminade) a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris (Paris, 4 avr. 2014, n° 12/20559, D. 2015. 230, obs. J.-P. Clavier ; AJCT 2014. 455, obs. J.-D. Dreyfus) et retient que le dépôt d’un ensemble de marques forgées sur la base du nom de la commune « Laguiole », « pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune peut s’inscrire dans une stratégie commerciale à caractère frauduleux, si elle est destinée à « priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité ».
Le projet de nuire à un tiers n'est plus, depuis un arrêt de la CJUE, la seule hypothèse caractérisant le dépôt de mauvaise foi ; la CJUE juge en effet que le demandeur peut être de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque lorsqu'il a « l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque » (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-104/18 P, pt 46, D. 2020. 454, § 12). Il peut en aller ainsi d'une demande de marque déposée sans aucune intention de l'utiliser (CJUE, 29 janv. 2020, aff. C-371/18, D. 2020. 446, § 11 ; CA Paris, 5-1, 29 oct. 2025, n° 24/04961, LEPI janv. 2026, p. 4, obs. G. Nadjombé) ou encore au sujet de dépôts répétés dans le but de contourner une règle du droit des marques (Trib. UE, 21 avr. 2021, aff. T-663/19, RTD com. 2021. 339, obs. J. Passa ; Propr. ind. 2021, Comm. 37, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2022, n° 82, p. 91, obs. Y. Basire ; Légipresse 2021, n° 397, p. 564, obs. C. Piedoie ; LEPI 6/2021. 5, obs. A. Favreau).
L'intention malhonnête du demandeur lors du dépôt de la demande s'apprécie au regard des circonstances objectives de l'espèce.
Ex.Ainsi, la réservation de "Neymar" comme marque est à l'évidence malhonnête : Trib. UE, 14 mai 2019, T-795/17, Dalloz IP/IT 2019. 699, obs. J. Daleau ; Propr. intell. 2019, n° 73, p. 76, obs. Y. Basire ; Propr. industr. 2019. Comm. 45, obs. A. Folliard-Votre texte iciMonguiral ; JCP E 2019. 1385, obs. L. Basset et L. Badiane ; D. 2020, 454, obs. J.-P. Clavier.
Voir aussi : Trib. UE, 23 octobre 2024, T-514/23.
Voir aussi : Trib. UE, 23 octobre 2024, T-514/23.
Si le dépôt est frauduleux, il ne pourra produire aucun effet, sauf si le tiers, victime de la fraude, entend revendiquer la propriété en exerçant l’action prévue à l’article L. 712-6 du C. propr. intell..
Ex.V. Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-18025 : D. 2016, 397, obs. J.-P. Clavier.
§2. Les motifs relatifs
Avant de déposer une demande d'enregsitrement d'une marque, il convient de s'assurer que l'usage à titre de marque du signe convoité ne portera pas atteinte à un droit antérieurement établi sur le signe en cause. Il est nécessaire de procéder à une recherche des éventuelles antériorités (A) dont la liste présentée à l'article L. 711-3 du C. propr. intell. apparait longue (B).
A. La nécessité de procéder à une recherche des antériorités
La première raison de procéder à une telle recherche tombe sous l’évidence : l’absence d’antériorité sur le signe est une condition de validité. Il faut aussi avoir à l’esprit que la législation française n’impose pas à l’INPI de procéder à un examen de la disponibilité du signe (il en va de même pour l'EUIPO) ; le risque est alors que la marque soit délivrée sans qu'un contrôle sur ce point ait été fait. Une absence de recherche d’antériorités, si elle ne déclenche pas de sanctions immédiates, fragilise l’investissement de son titulaire qui, une fois la marque délivrée et exploitée, s’expose au risque de voir un tiers, fort d’un droit antérieur sur le signe, demander la nullité de l’enregistrement de la marque, voire, le cas échéant, solliciter du juge la réparation de l'atteinte portée à son droit antérieur. Mieux vaut donc prévenir.
La recherche peut être effectuée par le demandeur lui même, mais il est souvent préférable de faire appel à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle qui exploitera de nombreuses sources, parmi lesquelles figurent les bases de données des offices de marques : ex. la base de données marques de l'INPI.
En savoir plus
La profession de conseil en propriété industrielle est une profession règlementée par le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 421-1 et suiv. du C. propr. intell.).
De son coté, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle définit ainsi l’activité de ces professionnels :
LES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SONT DE VÉRITABLES EXPERTS
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Expertise stratégique
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Expertise juridique et judiciaire
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Expertise économique
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Expertise européenne et internationale
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Voir la présentation de cette profession sur le site des Conseils en propriété industrielle.
B. La variété des antériorités
La liste des éventuelles antériorités est longue comme le montre l'énumération faite à l'article L. 711-3 du C. propr. intell. :
Tx.« I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Des droits d'auteur ;
7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. »
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Des droits d'auteur ;
7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. »
Un droit est antérieur lorsqu’il est né avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (sur le sens et la portée de la notion de date de dépôt : CJUE, 22 mars 2012, aff. C-190/10, Genesis c. Boys Toys SA, Administracion del Estado : A. Folliard-Monguiral, arrêt Genesis : l'heure H et le jour J, Propr. industr. mai 2012, comm. 39 ; V. aussi le II de l'article L. 711-3 du C. propr. intell.).
Il faut donc rechercher les éventuelles antériorités dans de nombreuses directions.
1. Les marques antérieures
Les marques antérieures susceptibles de constituer un obstacle à la validité d’une nouvelle marque appartiennent à deux catégories : les marques simples (art. L. 711-3, 1°) et les marques jouissant d'une renommée (art. L. 711-3, 2°).
S’agissant de la recherche des marques simples enregistrées antérieurement, deux principes doivent être combinés : le principe de territorialité et le principe de spécialité.
Seules les marques antérieures qui produisent leurs effets sur le même territoire que la marque que l’on projette d’enregistrer sont à prendre en considération en vertu du principe de territorialité.
Par conséquent, l’entreprise qui souhaite obtenir une marque française ne se préoccupera que des marques antérieures françaises et des marques antérieures de l'Union européenne (celles-ci produisant leurs effets sur le territoire de l’Union européenne dont le territoire français est une partie. Sur le caractère unitaire de la marque de l'UE, voy. le point 2 de l'article premier du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et de Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne). A l’inverse nul besoin, dans cette hypothèse, de s’intéresser aux marques italiennes, américaines… Si l’entreprise est plus ambitieuse et entend obtenir une marque de l'Union européenne, il lui faudra vérifier que, ni une marque de ce type, ni une marque nationale d’un État membre de l’Union européenne ne s’y oppose (art. 8 du Règlt n° 2017/1001).
Une fois le territoire délimité, il faudra identifier les marques antérieures pertinentes. Toutes ne le sont pas ; ainsi un signe n’est indisponible que s’il est déjà réservé dans le secteur économique que l’on souhaite investir avec la nouvelle marque. A l’inverse, réservé uniquement pour d’autres activités, le signe reste disponible : c’est l’expression du principe de spécialité. Aucun risque de confusion n’existe, en effet, dans l’esprit des consommateurs entre des stylos et des desserts (présentés les uns comme les autres sous le signe « Mont-Blanc »), entre des instruments électroniques et de la bière (« Corona »), entre des machines à coudre et des valves cardiaques … (« Lotus »).
Il faut éviter, en revanche, qu’une nouvelle marque puisse être enregistrée dans un secteur d’activité qui connaît déjà un signe identique ou similaire, car le marché en serait perturbé. Le public intéressé par les produits ou les services de ce secteur risquerait de confondre les offres faites par les deux acteurs en raison de l’identité ou de la similarité des signes qu’ils emploient. On touche là un point cardinal du droit des marques qui entend garantir aux consommateurs que des produits ou des services présentés sous un même signe ont nécessairement la même origine commerciale ; il s’agit de la fonction essentielle assignée aux marques (v. Considérant n° 16, Dir. (UE) n° 2015/2436 du 16 déc. 2015).
La méthode d’appréciation du risque de confusion à mettre en œuvre ici est, fort logiquement, la même que celle qui permet d’apprécier la contrefaçon d’une marque (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel ; CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd. Cass. com., 26 novembre 2003, n°,,,, : J. Daleau, « Appréciation globale du risque de confusion », D. 2004, p. 143. Voir Leçon 5).
S'agissant des marque jouissant d'une renommée, il est prévu par l'article L. 711-3, 2° du C. propr. intell. que ne peut être enregistrée, une marque portant atteinte à une :
Tx.« marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice. »
La preuve d'une similitude, à tout le moins, entre les deux marques en cause et la preuve de la renommée doivent être rapportées pour que le déposant soit éconduit.(V. D. 2020, 455, obs. J.-P. Clavier).
2. Les autres signes distinctifs antérieurs
Dans la liste donnée à l’article L. 711-3 du C. propr. intell., figurent des droits qui portent sur d’autres signes distinctifs que les marques :
Tx.3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Rq.Sur la définition de ces différents signes, voir la Leçon 1.
L’enregistrement d’une marque peut porter atteinte à ces différents signes lorsque leur utilisation est antérieure. Leur titulaire pourra alors faire échec à l’enregistrement de la marque (et à son usage) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. A cette condition commune aux différents signes s’ajoute, au sujet du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine une exigence de connaissance sur l’ensemble du territoire national.
L'article L. 711-3 vise un autre type de signe distinctif :
Tx.5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur.
Df.L'appellation d'origine est « la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »
Cette définition, issue de l’article L. 115-1 du C. conso., se trouve incorporée à l’article L. 721-1 du C. propr. intell. Il faut y ajouter les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux conformément aux articles L. 721-2 et suiv. du C. propr. intell. qui méritent protection notamment contre l’enregistrement d’une marque.
Ex.A propos d'une marque de l'Union européenne, le Tribunal de l'Union européenne (Trib. UE, 6 oct. 2021, aff. T-417/20, Prop. ind. 2021, Comm. 65, obs. A. Folliard-Monguiral) approuve la décision de l'EUIPO de rejeter la demande d'enregistrement de la marque "Portwo Gin" pour désigner des spiritueux, au motif que la marque faisait usage de l'AOP "Porto".
La règle posée à l'article L. 711-3, 5° ne doit pas être comprise comme interdisant de choisir un nom géographique comme marque ; seuls les noms géographiques correspondant à des indications géographiques aux termes de l'article L. 722-1 du C. propr. intell. le sont.
Rq.Sur la question des "marques géographiques" : V. Prop. ind., juil. 2023, Dossier.
3. Les droits des créateurs
Les créateurs, titulaires de droits d’auteur (6°) comme ceux titulaires de droits sur un dessin ou un modèle (7°), peuvent s’opposer à la constitution et à l’exploitation d’une marque reproduisant leur création antérieure.
Les droits d’auteur sont reconnus aux créateurs d’une œuvre originale (sur ces aspects, voir le cours de droit de la propriété littéraire et artistique, X. Daverat, UNJF) ; en pratique, ce sont des dessins utilisés comme logo, mais aussi les titres des romans, ceux des films ou des chansons qui alimentent le contentieux sur le sujet ; l’article L. 112-4 du C. propr. intell. précisant que :
Tx.« Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégée comme l’œuvre elle-même. »
Ex.Ainsi le titre d’une chanson composée par Charles Aznavour, « Retiens la nuit », n’a pu être adopté comme marque de parfum (TGI Paris, 22 février 1990 : PIBD 1990, n° 484, III, 525), de même que la marque « Vol de nuit » qui porte atteinte au titre de l’œuvre de Saint-Exupéry (TGI Nanterre, 29 avril 1998 : PIBD 1998, n° 658, III, 385).
Les droits accordés en application des articles L. 511-1 et suiv. du C. propr. intell. sur les dessins et modèles permettent aux titulaires de s’opposer à une reprise de leur création pour constituer une marque (voir la Leçon 6 consacrée au droit des dessins et modèles).
4. Les droits de la personnalité
L’article L. 711-3, 8° assure la protection des droits de la personnalité d'un tiers, notamment son nom de famille, son pseudonyme ou son image. L’utilisation comme marque d’un terme qui se trouve être, par ailleurs, le nom patronymique ou le pseudonyme d’une personne (qu’il s’agisse du nom du déposant ou celui d’un tiers) est, en principe, possible. L’atteinte qui rend la reprise illicite doit donc être établie positivement.
Il ressort de la jurisprudence que cette atteinte ne peut être retenue que si le nom est rare ou célèbre et que la marque le reproduit à l’identique, ce qui tend à établir un risque de confusion.
Ex.La Cour d'appel de Bordeaux (26 mars 2019, n° 17/03991, Propr. intell. 2019, n° 72, p. 73, obs. C. Le Goffic ; LEPI juill.-aout 2019. 6, obs. J.-P. Clavier) a fourni un exemple original d'atteinte au droit de la personnalité d'une personne. Le déposant souhaitait faire enregistrer la marque "Jappeloup", du nom d'un cheval ayant, avec son cavalier, remporté de nombreux succès. Les juges ont estimé que la réservation de ce signe porte atteinte aux droits de la personnalité d'un champion d'équitation. Ils retiennent que « cette qualité [de champion d'équitation], associée au nom de Jappeloup, constitue pour [le cavalier] un droit de la personnalité susceptible d'être protégé ».
5. Le nom, l'image et la renommée d'une collectivité territoriale
L’article L. 711-3, 9° et 10° vise d'autres droits antérieurs comme le nom, l'image et la renommée d'une collectivité territoriale, ainsi que l'image ou la renommée d'un établissement public de coopération intercommunale et le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Pour éviter une atteinte à leurs intérêts, ces entités publiques peuvent s'appuyer sur ces dispositions, mais la règle n'offre pas une protection très efficace car elle se heurte à la liberté d’enregistrer des marques reproduisant un nom géographique (J. Larrieu, « Un an de protection des noms des communes », Propr. industr. avril 2008, chr. n° 3).
Cependant, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation offre aux collectivités territoriales quelques moyens supplémentaires (dont la justification est discutable) exposé à l'article L. 712-2-1 C. propr. intell.
Rq.Voir dans cette leçon, les développements consacrés au rôle nouveau de l'INPI sur ce point : L'examen par l'office des marques : Section 2, § 2, A).
